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La OEPM ha acordado la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa porque es contraria al orden público y a las buenas costumbres
La mafia ya no va a volver a sentarse a la mesa en España. O, más bien, seremos los españoles los que ya no nos vamos a sentar con ella a la mesa. La Oficina Española de Patentes y Marcas ha acordado la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa, una famosa cadena de restauración de comida italiana presente por toda la geografía española.
La anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa es interesante por cuatro motivos:
- Este caso nos recuerda que los conflictos de marcas pueden provocar cuantiosas pérdidas económicas, reputacionales y competitivas.
- Nos permite poner el foco en un activo tan valioso para las empresas y para los artistas como su marca. Sin ir más lejos, hace unos meses Rosalía perdió frente a una empresa de joyas búlgara, denominada Rozaliya, por la caducidad de una marca de la UE.
- Quien ha batallado para conseguir la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa no es otro negocio o una persona que pudiese tener algún interés, sino la propia República de Italia.
- Lo ocurrido con esta marca sienta un precedente que futuros empresarios no deben pasar por alto a la hora de elegir el nombre de sus negocios.
A continuación, te vamos a explicar los aspectos más relevantes sobre la normativa española de marcas, por qué se ha procedido a la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa y qué debes evitar al escoger y registrar la marca de tu empresa.
Qué dice la ley sobre la nulidad de las marcas en España
La Ley de Marcas española establece en su artículo 51 que se puede conseguir la anulación de una marca en España a través de dos vías:
- Solicitud ante la OEPM.
- Demanda reconvencional en una acción por violación de marca.
¿En qué casos es posible solicitar la nulidad de una marca en España?
- Cuando el solicitante hubiese actuado de mala fe al presentar la solicitud de marca.
- Cuando la marca adolezca de alguna de las prohibiciones absolutas fijadas en el artículo 5 de la ley:
- No tener los elementos necesarios para constituir una marca.
- No tener carácter distintivo.
- Componerse exclusivamente de signos o indicaciones que sirvan para designar la especie, la cantidad o la procedencia geográfica del producto.
- Componerse exclusivamente de signos o indicaciones que se han habituales en el lenguaje común o en las costumbres del comercio.
- Estar constituida de forma exclusiva por la forma u otra característica del producto impuesta por su propia naturaleza.
- Ser contraria a una ley, el orden público o las buenas costumbres.
- Inducir al público a error sobre la naturaleza, la calidad o el origen del producto.
- Estar excluida de registro por una norma española o de la UE o por acuerdos internacionales que protegen a denominaciones de origen, indicaciones geográficas, términos tradicionales de vinos, especialidades tradicionales garantizadas u obtenciones vegetales.
- Reproducir o imitar la bandera o el escudo de España, las CCAA, las provincias o los ayuntamientos.
- Reproducir o imitar la bandera o el escudo de un país de la Unión u otros contemplados en el Convenio de Paris, salvo que la marca fuese autorizada por las autoridades competentes.
Además, esta acción es imprescriptible. Lo que implica que se puede activar la solicitud en cualquier momento.
Italia lleva más de una década intentando conseguir la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa
Pues bien, la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa tiene su origen en una de las prohibiciones que venimos de listar: ser contraria al orden público y a las buenas costumbres. ¿Cuál es la cronología de este conflicto?
- En 2000, se registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas La mafia se sienta a la mesa.
- En 2006, se presentó una solicitud de marca de la UE ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea (EUIPO). Dicha solicitud consistía en una marca figurativa en la que se podía leer «La Mafia» en grande con «se sienta a la mesa» en un tamaño reducido sobre un fondo negro con una rosa roja. Esta solicitud fue validada en 2007.
- En 2015, la República de Italia instó ante la EUIPO la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa porque la marca remitía a una organización criminal, su uso podía despertar sentimientos negativos y buscaba manipular la imagen positiva de la cocina italiana a la vez que banalizaba el daño causado por la mafia.
- En 2016, la EUIPO acordó la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa.
- En 2017, la compañía de restauración presentó un recurso ante el Tribunal General de la UE.
- En 2018, el TGUE emitió una sentencia en la que desestimó el recurso de la empresa y validó al anulación de la marca UE.
- En 2025, la República de Italia presentó una solicitud a la OEPM para que procediese a la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa como ya había sucedido previamente con la marca UE.
- Hace unos días, la OEPM publicó la resolución de la solicitud de nulidad, dándole la razón a Italia y alineándose con lo dispuesto por el TGUE. Cuando la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa sea definitiva, la compañía deberá cambiar el nombre comercial en sus establecimientos en España, como ya ha sucedido a nivel europeo.
¿Por qué se ha acordado la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa?
Como ya señalamos antes, Italia alegó dos causas para justificar la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa: es contraria al orden público y a las buenas costumbres.
Según la jurisprudencia, el orden público consiste en las normas y valores de nuestra sociedad como la libertad, la dignidad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la tolerancia, la no discriminación, el Estado de Derecho o la democracia. Pues bien, la mafia es una organización que vulnera la mayoría de estos valores. Además, el crimen organizado realiza actividades de especial gravedad que son combatidas no solo por Italia, sino por toda la UE destinando cuantiosos recursos.
Igualmente, la OEPM ha considerado, en línea con el TGUE, que las buenas costumbres y los valores morales fundamentales de la UE y de España «también impiden el registro de este tipo de signos como marcas y su explotación comercial, ya que el registro de estas marcas ofendería y perturbaría profundamente no solo a las víctimas y a sus familiares, sino también a cualquier persona que comparta estos valores universales».
Como consecuencia de ello ha acordado la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa porque «reproduce de manera directa el nombre de una organización criminal real, cuya actividad no constituye un fenómeno remoto o meramente literario, sino una realidad persistente».
Lecciones aprendidas de la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa
¿Qué lecciones podemos extraer de la anulación de la marca La mafia se sienta a la mesa tanto a nivel de la Unión Europea como en España?
- No se puede crear una marca sin tener en cuenta la actividad que se va a realizar y el contexto de nuestra sociedad.
- No basta con que una marca sea original o atractiva, también debe sortear las prohibiciones de nulidad absoluta fijadas en la normativa europea y en la Ley de Marcas española.
- Hacer referencia a fenómenos y elementos que vulneran los valores fundamentales europeos como la dignidad humana o la no discriminación de las personas puede conllevar que la OEPM o la EUIPO rechacen el registro de la marca o que, posteriormente, sea anulada, con el coste que ello supone.
- Perder una marca no es una cuestión baladí. Si una compañía se ve forzada a cambiar su distinción comercial puede sufrir pérdidas económicas severas y ver cómo su posición en el mercado se pone en riesgo. La mafia se sienta a la mesa es una marca con casi tres décadas de vida que ya conoce una gran parte de la población. Sustituirla por otra marca va a requerir tiempo, esfuerzo e ingentes inversiones en marketing.
- Es fundamental contar con asesoramiento legal especializado para evitar problemas con marcas y que una empresa se vea atrapada en un largo y costoso conflicto.
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Fuentes jurídicas
- Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial.
- Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
- Oficina Española de Patentes y Marcas. Resolución de solicitud de nulidad M2326550.
- Tribunal General de la Unión Europea. Sentencia T-1/17, La Mafia se sienta a la mesa, de 15 de marzo de 2018.
