Ni flores azules, ni quilates
El TGUE ha analizado un caso sobre caducidad de una marca de la UE que enfrenta a la cantante Rosalía con una marca de joyas búlgara
«Nunca viste una joya tan pura» le canta Rosalía a J. Balvin en su hit Con altura. No sabemos si son tan puras como ella, pero las joyas búlgaras de Rozaliya han terminado por eclipsar a la estrella de Sant Esteve Sesrovires. El TGUE ha rechazado el recurso presentado por la artista española para lograr la caducidad de una marca de la UE que lleva su nombre. Este mediático caso nos muestra:
- La trascendencia que tienen las marcas para la actividad comercial de las empresas, pero también de los artistas.
- La relevancia que han adquirido las marcas de la UE en los últimos años al calor de la integración económica europea y del auge del comercio transnacional.
- La importancia de que las empresas cuenten con un asesoramiento jurídico de calidad en materia de Propiedad Intelectual. No solo en lo relativo a la protección de sus marcas, sino también en otras cuestiones clave de esta era como los problemas legales de la IA entre los que se encuentran la vulneración de derechos de autor.
Aprovechando que el conflicto entre Rosalía y Rozaliya ha captado el interés de la opinión pública, vamos a analizar qué es una marca de la Unión Europea, cómo es el procedimiento para lograr la caducidad de una marca de la UE y por qué las instituciones europeas no le han dado la razón a este icono del pop.
¿Qué es una marca de la UE?
A mediados de 2017 se aprobó el Reglamento 2017/1001 sobre la marca de la Unión Europea. Esta norma tiene como misión facilitar el registro de marcas en el mercado común. De tal forma que una marca sea válida en Bulgaria, pero también en España, sin necesitar de registrarla individualmente en cada país.
Así, el reglamento establece las características fundamentales de las marcas de la UE:
- Son marcas de productos o servicios.
- Tienen carácter unitario en toda la UE.
- Producen los mismos efectos en todos los países de la Unión.
- Solo pueden ser registradas, cedidas, ser objeto de renuncia, caducidad y nulidad y prohibirse su uso en el conjunto de la UE.
- Pueden ser marcas de la UE los siguientes signos:
- Palabras, entre las que se incluyen los nombres propios, como en el caso de Rosalía.
- Dibujos.
- Letras.
- Cifras.
- Colores.
- Formas de productos o de sus embalajes.
- Sonidos.
- Para que estos signos puedan ser registrados como marcas de la UE deben ser apropiados para:
- Distinguir los productos o servicios de una empresa con respecto a los de otros negocios.
- Ser representados en el Registro de Marcas de la Unión Europea de tal forma que se pueda determinar cuál es «el objeto claro y preciso de la protección otorgada a su titular».
- Pueden ser titulares de las marcas de la UE tanto las personas físicas como las jurídicas.
- Las marcas se adquieren al registrarlas.
¿Dónde se tramita la marca de la UE?
La solicitud de una marca de la UE se debe llevar a cabo ante la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, conocida popularmente por sus siglas en inglés: EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Curiosamente, la sede de la EUIPO se encuentra en nuestro país al borde del mar Mediterráneo en Alicante.
¿Qué debe incluir dicha solicitud?
- Una instancia para incorporar la marca en el Registro de Marcas de la UE.
- Toda la información que identifica a la empresa o ciudadano que desea registrar la marca.
- El listado con todos los productos y servicios que se desean incluir bajo el paraguas de la marca.
- La representación de la marca teniendo en cuenta los signos que se pueden emplear a los que hicimos mención antes.
Además, se deben pagar las tasas pertinentes. La EUIPO examinará la solicitud e informará sobre su decisión de inscribir o no la marca.
¿Cuáles son las causas de caducidad de una marca de la UE?
El reglamento recoge el derecho a solicitar la caducidad de una marca de la UE a través de dos vías:
- Presentando una solicitud ante la EUIPO.
- Mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca.
Además, la norma también fija las causas de caducidad de una marca de la UE:
- Que dentro de un periodo ininterrumpido de 5 años, el dueño de la marca no le haya dado un uso efectivo en la Unión Europea para los productos y servicios para los que fue registrada. Para declarar la caducidad de una marca de la UE por esta causa no deben existir motivos que justifiquen la falta de uso.
- Que la marca se haya convertido en la forma usual de referirse en el ámbito comercial a un producto o servicio para el que fue registrada.
- Cuando la marca, por acciones del titular o por actuaciones realizadas con su consentimiento, induce a error sobre «la naturaleza, la calidad o la procedencia geográfica» de los productos y servicios.
La norma europea establece, además, que se puede conseguir la caducidad de una marca de la UE solo para determinados productos y servicios cuando la causa que se alegue no afecte a todos los productos y servicios para los que se solicitó el registro de la marca.
¿Cómo es el procedimiento de caducidad de una marca de la UE?
Para reclamar la caducidad de una marca de la UE, se debe presentar ante la EUIPO una solicitud acompañada de un escrito motivado en el que se aleguen las causas de nulidad, así como pagar las pertinentes tasas.
Pueden solicitar la caducidad de una marca de la UE:
- Cualquier persona física o jurídica.
- Agrupaciones constituidas para defender los derechos de:
- Fabricantes.
- Productores.
- Prestadores de servicios.
- Comerciantes.
- Consumidores.
A continuación, la EUIPO efectuará un examen de la solicitud. Durante este proceso, puede invitar a las partes involucradas a que esgriman sus observaciones. Además, si lo cree conveniente, también puede invitar a las partes a una conciliación.
Finalmente, si tras el examen se concluye la caducidad de una marca de la UE se efectuará la pertinente declaración de caducidad para los productos o servicios que se determinen. En cambio, si no se observa ninguna de las causas de caducidad de una marca de la UE se desestimará la solicitud.
Las resoluciones de la EUIPO pueden ser recurridas. E, igualmente, las resoluciones de las salas de recursos pueden ser objeto de recurso ante el Tribunal General de la Unión Europea cuando un recurso esté fundado en:
- La incompetencia de la EUIPO.
- Un vicio sustancial de forma.
- Una violación del TFUE, el reglamento o cualquier otra normativa relacionada con las marcas.
- Una desviación de poder.
Rosalía contra Rozalya: ¿Qué han decidido la EUIPO y el TJUE?
La mejor forma de entender cómo funciona la caducidad de una marca de la UE es a través de un caso práctico como el protagonizado por la cantante de Malamente o Bizcochito.
Cronología del conflicto entre Rosalía y Rozalya
En 2016, la compañía búlgara Raphael Europe solicitó ante la EUIPO el registro de la marca Rozaliya jewelry for enlightenment para múltiples artículos: joyas, bisutería, marroquinería…
En 2021, Rosalía presentó una solicitud de caducidad de una marca de la UE con respecto a todos los productos incluidos en el registro efectuado por Raphael Europe. La artista esgrimió como causa de caducidad que Raphael Europe no había usado la marca de manera ininterrumpida durante los cinco años anteriores en la UE.
Tras examinar la solicitud y la información aportada por ambas partes, la EUIPO declaró la caducidad parcial de la marca. ¿Qué quiere decir esto? Que no se reconoció la caducidad de la marca para todos los productos registrados, sino que la EUIPO estimó que la marca seguía vigente para las joyas y otros artículos de la empresa.
En 2023, Rosalía recurrió ante la EUIPO su decisión. Sin embargo, la oficina rechazó su recurso. De tal forma que el conflicto escaló hasta llegar al Tribunal General de la Unión Europea.
El dictamen del TGUE
El recurso de Rosalía ante el TGUE demandaba tres acciones por parte del tribunal:
- La anulación de la resolución de la EUIPO al considerar que las pruebas realizadas por dicha oficina para evaluar la caducidad de una marca de la UE habían sido insuficientes.
- La modificación dela resolución impugnada.
- Condenar a la EUIPO a que se hiciese cargo de las costas del proceso.
¿A qué conclusiones llegó el TGUE para desestimar el recurso de Rosalía?
- El Tribunal le da la razón a la EUIPO al considerar que las pruebas aportadas por Raphael Europe (facturas) demuestran que sí usó la marca para los productos fijados por la oficina.
- Aunque la EUIPO erró al no analizar de manera precisa si la marca Rozaliya se incluía en los productos o en el packeging de los mismos, no es un error lo suficientemente grave como para anular su resolución.
- Las facturas que aportó Raphael Europe también evidencian que la compañía comercializó los productos bajo la marca Rozaliya a clientes dentro de la UE.
- Habida cuenta de que la salida del Reino Unido de la Unión tras el Brexit, no se completó hasta el 31 de diciembre de 2020, las ventas en ese país anteriores a esa fecha deben computarse al estudiar la caducidad de una marca de la UE.
Lecciones aprendidas sobre la caducidad de una marca de la UE
¿Qué lecciones podemos aprender sobre el proceso de caducidad de una marca de la UE a partir del conflicto entre la cantante española y la empresa búlgara?
- Es importante que todas las empresas almacenen de forma segura y sistematizada documentos críticos como las facturas que emiten, pero también toda la documentación relativa a un activo tan sensible como su marca comercial.
- El sistema de marca de la UE es garantista y fija un plazo lo suficientemente amplio como para que se pueda asumir que una marca ha caído definitivamente en desuso.
- Las empresas o los ciudadanos que deseen solicitar la caducidad de una marca de la UE deben realizar, previamente, una investigación exhaustiva sobre la comercialización de los productos vinculados a la marca. De lo contrario, se exponen a un proceso que puede durar años y resultar costoso.
- Es fundamental contar con asesoramiento legal especializado en Propiedad Intelectual y Protección de Marcas para prevenir conflictos y para defender los legítimos derechos de una empresa sobre sus marcas registradas.
